1. 権利行使をする前に
長年かけて育ててきたブランド名やロゴ。市場での認知が広がってきた矢先、競合他社がよく似た商標を使って商品やサービスを展開しているのを見つける──こうした場面に遭遇すると、直ちに「商標権侵害だ」と主張したくなるのも無理はありません。
しかし、商標を登録しているからといって、慌てて警告書を送るのはおすすめしません。
商標権侵害が成立しないのに、警告書の送付をはじめ、相手方に法的な請求すると、名誉毀損や業務妨害、不正競争防止法上の責任を問われるリスクがあります。侵害を主張したことで相手から無効審判を請求され、商標権そのものが失効する危険もあります。
そのため、権利を行使する前に、まず「本当に商標権侵害を主張できるのか」を冷静に確認した上で、正しい方法で権利を行使する必要があるのです。
この記事では、商標法の実務に精通した弁護士が、商標権侵害の判断基準（商標の類似性・商品役務の類似性・商標的使用）と、証拠収集、交渉や訴訟などの実務対応の基本について解説します。
2. 商標権侵害の成否
商標権侵害が成立するためには、①商品・役務の類似性、②商標の類似性、③商標的使用、という三つの要件がそろう必要があります。
⑴ 商品・役務の類似性
商標が使われている商品や役務が、登録された指定商品・役務と同一または類似するかどうかです。判断にあたっては、用途や機能、需要者層、原材料や品質、製造・販売経路、価格帯、競合関係などが考慮されます。
特許庁の「類似群コード」は有力な参考になりますが、実務では個別具体的な市場や取引の実情が重視されるため、類似群コードのみで判断するべきではありません。
⑵ 商標の類似性
商標の類似性は、「両標章を比較したときに、出所の混同を生じるおそれがあるかどうか」を基準に判断されます。その際には、外観（見た目）、称呼（呼び名）、観念（意味内容）の三つを中心に、取引の実情も含めて総合的に考慮します。
一見違うように見えても、顧客が「同じ会社の商品」と誤認する可能性があれば類似と判断されますし、逆に似ているように見えても混同のおそれがなければ非類似とされます。外観・称呼・観念それぞれの要素と、実際の市場での取引状況を組み合わせて判断することが不可欠です。
⑶ 商標的使用
商標的使用とは、需要者がその表示を見て商品の出所を識別するような使い方を指します。その標章が「商標として使用されている」必要があるということです。
典型的には、商品名やシリーズ名、パッケージ正面のロゴ、店舗やウェブサイトの見出しに表示される場合が商標的使用にあたります。これに対して、単に商品の品質や用途を説明するだけの表示は商標的使用ではありません。素材名の記載や対応機種の型番表示などがその例です。
⑷ 補足：商標侵害判断の難しさ
商標権侵害の判断は、商標の類似性・商品役務の類似性・商標的使用という三つの要素で整理されますが、実務では単純に当てはめられるものではありません。
外観・称呼・観念のいずれかが似ていても取引の実情によって非類似とされることがあり、逆に一見異なる場合でも混同を生じると判断される例もあります。また、類似群コードは参考になるものの、市場実態から異なる結論に至るケースも少なくありません。
商標侵害の成否は過去の裁判例や取引実務の知識を踏まえた専門的判断が不可欠です。特許庁は、登録段階で全ての無効事由を審査できるわけではありません。特許庁の審査を通過して登録されていても、後から無効とされるリスクは常に残されています。商標権とは、このようなリスクも折り込み済みの法制度なのです。
独自に商標権侵害を判断するのではなく、権利行使をする前に、商標権侵害の判断について、弁護士等による専門的な鑑定を受けることをおすすめします。
3. 侵害品の特定と証拠収集
商標権侵害の成否を判断した結果、商標権侵害が認められても、現実問題として、具体的に権利を実現するためには証拠が欠かせません。これは、訴訟になった場合はもちろん、交渉段階でも、弁護士同士が話し合いをする場合には、仮に訴訟になった場合の結末を予測した上で交渉をするため、交渉を有利に進めるためには証拠が不可欠なのです。
実際に商品を購入して保存し、パッケージや広告資料を入手し、ネット販売の画面を保存するなど、客観的に検証可能な形で確保することが重要です。なお、ネットの画像を保存する際には、サイトのURLも含めて手軽に保存することができるPDF印刷がおすすめです。
4. 製造・販売の実態を把握する
侵害品の流通の実態を調査することは、差止請求の範囲や損害額を算定する上で不可欠です。
具体的には、
⑴ いつから販売されているのか
⑵ 販売数量や単価はどの程度か
⑶ 製造者と販売者は同一か
⑷ 製造拠点は国内か海外か
など、製造拠点や製造者・販売者の属性を含めた流通の実態をできる限り調査する必要があります。
5. ビジネスへの影響も把握する
侵害品の販売が自社のビジネスにどのような影響を及ぼすかを把握することは、紛争解決の選択肢に柔軟性を持たせるために重要です。
具体的には、
⑴ 売上への影響がどの程度か
⑵ ブランド価値や顧客信頼の毀損があるか
⑶ 取引先や市場との関係にどのような影響を与えているか
これらの事情を分析することで、訴訟など法的手段による解決ではなく、交渉による早期の解決を目指した方がビジネス上は有利なのではないかといった、経営戦略も含めた実践的な判断が可能になります。
6. 紛争解決のための具体的な手段
商標権侵害を解決するための具体的な手段は概ね下記の通りです。相手方の対応や、ビジネス上の判断によって、どの手段を選ぶかが決まります。
もっとも、実務上は、いきなり訴訟に進むのではなく、まず警告書を送り交渉するのが一般的です。その結果として使用中止やライセンス契約が成立することも少なくありません。
⑴ 警告書の送付
まず多くの場面で検討されるのが警告書の送付です。侵害の事実と権利内容を明示し、使用中止や協議を求めます。交渉の入口として最も一般的な手段ですが、あえて送付せずに次の手続に進む場合もあります。
⑵ 交渉
交渉段階では、差止めや損害賠償といった請求内容も具体的に提示します。場合によってはライセンス契約の締結によって合意に至るケースもあります。コストや時間を抑えた柔軟な解決手段として有効です。
⑶ 知財調停
裁判所の知財調停を利用することで、第三者を介した話し合いによる解決を目指す方法もあります。非公開で進められるため、取引先や市場への影響を抑えたい場合に適しています。もっとも、調停に出席する義務はないため、当事者のいずれかが出席しなければ調停で紛争を解決することはできません。
⑷ 訴訟
当事者の話し合いで解決できない場合には、訴訟で強制的に紛争を解決します。もっとも、ケースによっては、話し合いをすることなく、最初から訴訟を提起する場合もあります。調停と異なり、訴訟を欠席すると、欠席判決が出され敗訴してしまうため、当事者は訴訟に対応せざるを得ません。時間やコストはかかりますが、確実な決着を図る手段です。
⑸ 刑事告訴
悪質な侵害行為については刑事事件として告訴することも可能です。商標権侵害で有罪になると、侵害者本人には拘禁刑や罰金刑が科され、法人にも重い罰金刑が課されることから、特に組織的・反復的な侵害には有効な抑止力となります。
もっとも、刑事告訴を警察や検察に受理させるためには、被害の大きさや、商標権侵害を裏付ける確実かつ相当量の証拠が必要です。仮に、侵害者が刑事罰を受けても、民事上の損害が自動的に賠償されるわけではないため、刑事告訴は最後の手段であり、民事的な対応と併せて慎重かつ戦略的に判断する必要があります。
7. まとめ－専門家の関与が不可欠
商標権侵害は、権利行使の前提として、登録商標と侵害品の類似性の有無を中心に、専門的な判断が必要です。
この判断を誤って軽率に権利を主張すると、様々な落とし穴があります。
さらに、商標権侵害が認められたとして、実際に権利を実現するためには交渉や訴訟を含む紛争解決手続についての専門的な知識や技術が必要です。
つまり、本気で商標権侵害に対処するためには、専門家の関与が不可欠なのです。
なお、商標権侵害の判断だけであれば、弁護士だけでなく弁理士も扱うことができます。しかし、元来、弁理士は商標登録出願手続の専門家であって、紛争解決の専門家ではありません。もちろん、単独で訴訟を行うことはできません。
一方、弁護士は、あらゆる法律と紛争解決の専門家です。
商標権侵害は法的紛争に他ならない以上、本気で紛争を解決したいとお考えであれば、商標法に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。
