1. 慌てないことが大切
ある日突然「意匠権侵害を理由とする警告書」が内容証明郵便で届くことがあります。
回答期限を切った上で、製品の製造や販売の中止、在庫廃棄、さらには高額の損害賠償の支払いを求められる―意匠権侵害について確信犯のケースを除き、動揺して、不安や恐怖を覚えたとしても無理はありません。
しかし、ここで最も大切なのは慌てないこと です。確信犯の場合を除き、警告書が届いたからと言って、必ずしも意匠権侵害が成立しているとは限らないからです。それは、弁護士や弁理士から警告書が送られて来た場合であっても同じです。
仮に意匠権侵害が成立するとしても、損害額が本当に相手の主張通りの金額であるという保証はありません。
しかし、動揺して冷静さを失い、相手の言うがままに製品の廃棄や金銭支払いなどを約束してしまえば、本来これらの義務を負担する必要がなかったとしても、後から無かったことにすることはできません。
では、警告書を無視するとどうなるか？警告書が届いたということは、相手には氏名や住所がバレています。放置すると、民事訴訟を提起されたり、意匠権侵害罪を理由とする刑事告訴もあり得る以上、警告書を無視してはいけません。
以上を踏まえ、意匠権の紛争解決に注力する弁護士が、意匠権侵害の警告書が届いた場合の具体的な対処法をお伝えします。
※なお、この記事は、意匠権侵害について故意のある確信犯向けの記事ではありません。意匠権侵害について、確信犯の場合は、意匠権侵害罪（最高で十年の拘禁刑及び3億円の罰金）による逮捕・勾留・起訴・刑事裁判に備えて、しかるべき弁護士に刑事弁護を依頼することをおすすめします。
2. 警告書の送り主を確認する
意匠権侵害の警告書は、大きく分けて二つのタイプがあります。
⑴ 権利者本人名義の警告書
この場合、感情的に「意匠権を侵害された」と思い込み、法的根拠が十分でないケースも少なくありません。もっとも、送り主の名義が権利者本人（会社）であるだけで、弁護士のアドバイスを受けて警告書を送っているケースもあるため、無視すれば良いというわけではありません。
⑵ 弁護士名義の警告書
この場合、通常は弁護士が意匠権侵害の要件を検討したうえで、警告書を送ってきているため、意匠権侵害について、それなりの法的根拠がある可能性が高いといえます。ただし、グレーゾーンの事案でも強気に請求してくる弁護士も存在するため「弁護士から警告書が来た＝意匠権侵害確定」とは言えません。
⑶ 自己判断で回答しない
いずれの場合も、必ず、相手の主張を確認・整理して、下記３の意匠権侵害の成否や、4の損害額の算定に詳しい弁護士に相談した上で対応を決めるべきです。自己判断で回答しないでください。
内容証明郵便に回答期限が切ってあったとしても、その回答期限に返事をしなければ、逮捕されたり財産が差し押さえられるわけではりません。繰り返しになりますが、慌てないことが何より大切です。
3. 意匠権侵害の成否を判断
意匠権侵害かどうかは、何となく「似ているかどうか」で決まるものではありません。①相手の意匠権の範囲や有効性の確認、②類似性の検討、③類似性以外の権利侵害を否定する事由の検討など、様々な事情を総合的に考慮して判断する必要があります。
⑴ 意匠権の範囲・有効性の確認
意匠権侵害の成否を検討する前提として、相手が主張する意匠権の範囲や有効性を確認する必要があります。登録原簿や意匠公報を参照し、存続期間や関連意匠の有無を調べます。さらに、審査経過（包袋記録）を精査し、拒絶理由通知に対する補正・意見書の有無を確認します。審査段階で権利者が権利範囲を限定する主張を行っていれば、その内容を踏まえて権利の範囲を適切に把握することが重要です。
⑵ 登録意匠との類似性の判断
意匠権の範囲や有効性を確認した上で、問題となる意匠が登録意匠と類似しているかを判断します。類似していなければ意匠権侵害は成立しません。実務上、類似しているかどうかは、物品の性質・用途・使用態様や公知意匠の存在を踏まえ、需要者の注意を最も引く「要部」を抽出し、この要部の共通性を比較して判断するのが基本です。ただし、この判断は極めて専門的で難しいことから、弁護士など意匠法の実務に精通した専門家に鑑定を依頼するべきです。
⑶ 無効事由の有無
国内外の意匠公報、業界誌、カタログ、パンフレット、ウェブ資料などを調査し、公知意匠や先行意匠が存在しないかを確認します。また、出願前に権利者自身が展示会・広告・ウェブで公開していれば新規性を喪失します。「新規性喪失の例外」で登録された意匠についても、証明書の範囲を超える公開があれば無効になります。
⑷ 先使用権の抗弁
出願前から国内で業として継続的に同一・類似意匠を使用していた場合には、先使用権を主張できる可能性があります。先使用権が主張できれば意匠権侵害にはなりません。そのためには、設計データや試作、取引書類など、継続実施を裏づける資料を整えることが重要です。
⑸ 意匠権の消尽
正規に流通した製品を取得して使用や譲渡等する場合には、原則として意匠権の効力が消尽するため、意匠権侵害は成立しません。ただし、流通経路が国内か国外かによって消尽の要件が異なることや、交換部品や再製造が発明の本質的部分の再生産にあたる場合は消尽の範囲外となるため、事案ごとに専門的な判断が必要です。
4. 損害額の検討
仮に、意匠権侵害が成立する可能性が高いという判断になったとしても、相手が請求する損害額がそのまま認められるわけではありません。実務上、請求額が過大であるケースは珍しくないため、損害額を精査しなければ、必要以上に高額な金銭を支払うことになりかねません。
特に「営業損害」の評価では、単純に売上全体を損害とみるのではなく、追加的経費を差し引いた「限界利益」が損害とされるのが一般的であるにもかかわらず、売上そのものを根拠に高額請求を行ってくるケースが多々あるため、注意が必要です。
さらに、慰謝料や弁護士費用相当額が上乗せしてくる場合もありますが、これらが当然に認められるわけではありません。
意匠権侵害を否定できない場合でも「いくら払うか」は別問題です。損害額はケースごとに大きく変動するため、動揺して何にも考えずに相手の言い分をそのまま受け入れてはいけません。
もっとも、意匠権侵害に関する損害額の算定は、意匠権侵害の成否と並んで、非常に専門的な知識と経験が必要です。意匠法に精通した弁護士に相談することが不可欠です。
6. まとめ－慌てず、騒がず、弁護士に相談を
警告書が届いたことと、意匠権侵害が成立していることは別の話です。送り主が素人でも弁護士でも、まずは慌てないことが一番大切です。
警告書は警察の逮捕状ではありません。弁護士が送ってきた内容証明郵便であっても、それで逮捕されたり、財産が差し押さえられるわけではありません。
最悪なのは、動揺して冷静さを失い、自己判断で相手の言い分を丸呑みにすることです。
もっとも、警告書を無視すると、民事訴訟を提起されたり、意匠権侵害罪を理由とする刑事告訴もあり得る以上、警告書を無視してはいけません。
ではどうするか？まずは、落ち着いて状況を整理した上で、できる限り証拠を整え、慌てず、騒がず、意匠権に精通した弁護士に相談する―これが、意匠権侵害の警告書が届いた場合の最善の対処法です。
なお、意匠権侵害の成否の判断は、弁護士だけでなく弁理士も扱うことができます。しかし、元来、弁理士は意匠登録出願手続の専門家であって、紛争解決の専門家ではありません。もちろん、単独で訴訟を行うことはできません。
一方、弁護士は、あらゆる法律と紛争解決の専門家です。
意匠権侵害の問題は法的紛争に他ならない以上、本気で紛争を解決したいとお考えであれば、意匠権の紛争解決に精通した弁護士への依頼をおすすめします。
